7. Erweiterung der Prüfungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskundigen Prüfers 

Hält es die Prüfungsabteilung nach Art der Entscheidung für erforderlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prüfer ergänzt. Die Entscheidung auf Erweiterung bzw. Aufhebung der Erweiterung liegt im Ermessen der Prüfungsabteilung.

Die Mitwirkung eines rechtskundigen Prüfers oder zumindest die interne Beratung durch die Direktion Patentrecht, die für die Entsendung rechtskundiger Mitglieder in Prüfungs- und Einspruchsabteilungen zuständig ist, wird dann geboten sein, wenn eine in den Richtlinien oder in der Rechtsprechung noch nicht eindeutig gelöste, rechtlich schwierige Frage auftritt.

Der Anmelder wird über die Erweiterung in der Mitteilung bzw. in der Anlage zur Ladung oder in der nach der Erweiterung getroffenen Entscheidung unterrichtet. Ist die Prüfungsabteilung erweitert worden, müssen Mitteilungen oder Entscheidungen von allen vier Mitgliedern der Prüfungsabteilung unterzeichnet werden.

Wird die Prüfungsabteilung um einen rechtskundigen Prüfer erweitert, so besteht sie aus vier Mitgliedern. In diesem Fall gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine solche Erweiterung der Prüfungsabteilung um ein rechtskundiges Mitglied ist in der Regel bei einer Beweisaufnahme nach Regel 117 (einschließlich Zeugeneinvernahme, siehe E‑IV) erforderlich. Sie kann auch im Fall einer mündlichen Verhandlung zweckmäßig sein und ist ferner bei technischen Gutachten nötig (Art. 25, siehe E‑XIII, 3.1).

Wurde eine Prüfungsabteilung gemäß Art. 18 (2) erweitert, der Fall aber in einer dreiköpfigen Besetzung entschieden, dann sollte die öffentlich zugängliche Akte klare Nachweise dafür enthalten, dass die Prüfungsabteilung in der vierköpfigen Besetzung vor dem Erlass der abschließenden Entscheidung entschieden hat, die Erweiterung aufzuheben.

Ist die Prüfungsabteilung also der Meinung, dass die Erweiterung nicht mehr erforderlich ist, so hebt sie die Erweiterung auf. Diese Entscheidung ist nicht gesondert anfechtbar. Der Anmelder wird über die Aufhebung der Erweiterung in der Mitteilung bzw. in der Anlage zur Ladung oder in der nach der Aufhebung der Erweiterung getroffenen Entscheidung unterrichtet.

Je nach Art der Frage kann anstelle der Erweiterung der Prüfungsabteilung eine interne Beratung durch ein Mitglied der Direktion Patentrecht stattfinden. Beispielsweise kann es zweifelhaft sein, ob die Anmeldung nach Art. 52 (2) eine Erfindung zum Gegenstand hat oder ob die beanspruchte Erfindung nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Die Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied ist auch dann sinnvoll, wenn bei einer Entscheidung insgesamt rechtliche Erwägungen im Vordergrund stehen, wie bei einem Verfahren über einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122. Auch der Formalprüfer kann im Rahmen der ihm gemäß Regel 11 (3) übertragenen Aufgaben Anfragen an die Direktion Patentrecht stellen (siehe Beschluss des Präsidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABl. EPA 2014, A6).